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中銀解讀 | 電子煙專利戰之麥克韋爾337調查部分終裁
時間：2023.06.06 作者：北京中銀（深圳）律師事務所 鄭明偉、蔣玉彬
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本文作者系中銀（深圳）律師事務所鄭明偉、蔣玉彬。以下為正文：
前言2023年2月1日，ITC對深圳麥克韋爾科技有限公司（以下簡稱“麥克韋爾”）申請的“337調查”（337-TA-1286）作出不存在侵權的初裁（final ID），認為麥克韋爾既未能證明受控產品侵犯了其所主張的三項專利權利，又不能證明涉案專利在美國存在國內產業。2023年4月24日，ITC對該“337調查”進行復審并作出了維持決定，認為麥克韋爾未能滿足美國國內產業要求。但對于受控產品是否構成專利侵權的問題，ITC在復審中未發表意見。
一、往期回顧
在“電子煙專利戰”系列文章第一期《電子煙專利戰之美國“337調查”》中介紹了麥克韋爾于2021年10月4日向ITC提出了“337調查”申請（對特定油煙彈和組件及其下游產品（Certain Oil-Vaping Cartridges, Components Thereof, and Products Containing the Same，申請號：337-TA-1286）。麥克韋爾向ITC申請對包括美國、加拿大、中國香港共38家企業及個人在內的受控方作出有限排除令（Limited Exclusive Orders）和禁止令(Cease and Desist Orders)。麥克韋爾在此次“337調查”中主張了陶瓷霧化芯技術的三項專利United States Patent Nos. 10,357,623（涉及無棉儲液技術）、10,791,763（涉及霧化器結構方面的技術) 、 10,791,762 （涉及陶瓷發熱體技術）和一項商標（CCELL）。我們在系列文章的第二期《美國337調查涉及的陶瓷霧化芯專利》中分析了麥克韋爾擁有的多孔陶瓷加熱霧化芯專利保護現狀。
二、ITC作出不存在侵權的部分終裁，未對專利是否侵權發表復審意見
2023年2月1日ITC對本案作出不存在侵權的初裁（final ID），認為麥克韋爾未能證明受控產品侵犯了其所主張的三項專利權利，且麥克韋爾未能按照《美國1930年關稅法》第337節證明涉案專利在美國存在國內產業。2023年2月13日，本案雙方申請復審，通過查閱本案卷宗，ITC決定對該初裁進行部分復審。2023年4月24日，ITC對該“337調查”作出不存在侵權的部分終裁。ITC在復審本案的國內產業調查結果后確認，申請方即麥克韋爾未能證明滿足美國國內產業要求，因此本案不存在侵權美國注冊專利號10,357,623、10,791,763、10,791,762的行為。
申請方是否存在國內產業的裁定通常包含在行政法官（the Administrative Law Judge）的初裁中。根據《美國1930年關稅法》第337節第a款第(2)項規定，只有與所申請保護產品的有關產業在美國已經存在或正在建立，原告才可主張進口到美國、為進口而銷售或進口后在美國境內銷售的產品侵犯了其有效且可執行的美國專利。
「19 U.S. Code § 1337 (a)
(B)The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that—
(i)infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or
(ii)are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent.
(2)Subparagraphs (B), (C), (D), and (E) of paragraph (1) apply only if an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned, exists or is in the process of being established. 」
337調查中“國內產業要求”包括經濟、技術兩個要件（economic prong and technical prong）。經濟要件的法律依據是《美國1930年關稅法》第337節第a款第(3)項規定：
如果所申請保護產品在美國存在以下情況，則應視為美國存在產業：(A)對廠房和設備有重大投資;(B)大量使用勞動力或資本;或(C)對其開發做出了實質性投資，包括工程、研究和開發或許可。
「19 U.S.C. § 1337(a)
(3)For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—
(A)significant investment in plant and equipment;
(B)significant employment of labor or capital; or
(C)substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing. 」
經濟要件的本質是要求申請方在美國的實質性或重要的經濟活動與所主張的知識產權之間存在關聯。因此，申請人的舉證責任在于證明其不僅是擁有某項專利，還對該專利進行了大量的研究開發并將產品大量的推入市場。“實質性”和“重要”并沒有明確的定義或標準，而是由ITC在具體案例中靈活評估投資是否“重大”或“實質性”。通常來說，ITC會同時從定量和定性兩方面來考慮。定量因素是指在投資中具體花費了多少資金從事特定活動或資產，定性因素是指在定量層面可能無法評估的其他考慮因素。比如ITC會將申請人在美的商業活動為其產品帶來的增值部分與其在美境外活動所帶來的增值部分進行比較，以確定申請人在美的投資是否達到了“重大”或“實質性”。
“國內產業要求”的技術要件是指申請人必須證明其實踐了每項主張的專利的至少一項權利要求。判定是否滿足國內產業要求的“技術方面”的方法與判定是否侵權的方法基本相同，即直接將國內產品與所主張的權利要求進行比較。
在麥克韋爾提出的337調查中（337-TA-1286），ITC在部分終裁中指出，麥克韋爾未能證明其所謂的國內產業產品實踐了任何被主張的專利權利。也就是說，麥克韋爾的申請未能滿足國內產業要求的技術要件。同時，ITC決定不對與所主張的專利有關的國內產業要求的經濟要件采取任何立場，因為麥克韋爾必然未能根據337條款證明國內產業的存在。因此，ITC不認為存在10,357,623、10,791,763、10,791,762號專利的侵權行為。
結語
提起337調查申請的主體并不限于美國企業，只要企業認為某進口產品侵害了其依美國法在美國登記注冊的知識產權，且其在美國境內存在或正在建立相關產業，即可向ITC提起337調查申請?！皣鴥犬a業要求”的立意旨在排除那些除了擁有此知識產權外與美國沒有任何聯系的美國知識產權持有人援引337條款，因為《美國1930年關稅法》第337節的制定是為了保護美國產業的知識產權。
事實上，與其他貿易救濟法相比，337 調查中的國內產業要求并不高。申請人對產品進行研發等活動的事實都可以用來滿足國內產業要求。但“不存在國內產業”仍被視為被申請人的有力抗辯事由。因此，對于欲提起“337調查”的申請方來說，向其在美國境內的知識產權進行相當程度的投資并規劃建立相關國內產業是必要的。
本案中，ITC復審確認麥克韋爾未滿足國內產業要求，即作出了維持決定，未對受控產品是否存在專利侵權作出回應。
